Явява ли се нищожен по смисъла на чл.26, ал.1 и ал.2 ЗЗД договор за изключителна лицензия на патентовано изобретение като такъв, сключен в нарушение на нормата на чл.31, ал.3 ЗПРПМ и като такъв с невъзможен предмет, в случаите, в които към момента на неговото сключване притежателят на патента вече е бил отстъпил на трето лице изключителна лицензия със същия предмет? Ако съобразно отговора на първия въпрос договорът се явява нищожен, то кой има право да се позовава на нищожността – всяко лице, което има правен интерес и черпи права от нея, или само лицензополучателят по първата изключителна лицензия?

чл. 31, ал. 3 ЗПРПМ 
Не се явява нищожен по смисъла на чл.26, ал.1 и ал.2 ЗЗД договор за изключителна лицензия на патентовано изобретение като такъв, сключен в нарушение на нормата на чл.31, ал.3, изр.2 ЗПРПМ и като такъв с невъзможен предмет, в случаите, в които към момента на неговото сключване притежателят на патента вече е бил отстъпил на трето лице изключителна лицензия със същия предмет.

чл. 31, ал. 3 ЗПРПМ 

Р Е Ш Е Н И Е№ 60113София, 19.07.2021г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

В.К.С на Р. Б, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: К.Н.А БАЕВАпри секретаря С. С, като изслуша докладваното от съдия А. Б т.д. № 1215 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „ДИНАМО СЛИВЕН“ АД, представлявано от адв. Г. А., адв. В. П. и адв. Я. Д., срещу решение № 96 от 23.11.2018г. по в.т.д. № 207/2018г. на Бургаски апелативен съд, с което, след отмяна на решение № 17 от 09.05.2018г. по т.д. № 20/2015г. на Сливенски окръжен съд, касаторът е осъден да заплати на Е.Н.П. сумата 100 000 лева, представляваща част от цялата сума от 339 230,43 лева, представляваща неизпълнено задължение за заплащане на възнаграждение по договор за лицензия, сключен между тях на 01.09.2009г., и сумата 75 900,43 лева, представляваща обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение в размер на мораторната лихва за периода от изискуемостта на всяка лицензионна вноска до предявяване на иска – 31.03.2015г., както и разноски в размер на 10 115 лева – адвокатско възнаграждение и 4 558,60 лева – държавни такси, а предявеният от касатора против Е.Н.П. насрещен иск за заплащане на сумата 52 030 лева, представляваща част от цялата сума от 520 308,27 лева, като получена без основание от Е. П., е отхвърлен.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е недопустимо, тъй като въззивният съд се е произнесъл по иск, основан на факти като източник, страни и съдържание на правоотношение, какъвто не е предявяван, като е въвел нови факти, в това число наличие на допълнително правоотношение по договор за сублицензия. Поддържа, че въззивният съд погрешно е тълкувал и приложил материалния закон, като погрешно е приел, че нормата на чл.31, ал.3 ЗПРПМ не е императивна и сключването на сделка в нейно нарушение не води до нищожност, а до друг, неизяснено какъв и на какво основание, вид недействителност, както и погрешно е определил правните последици на недействителността по чл.31, ал.3 ЗПРПМ, ограничавайки кръга на лицата, които могат да се позоват на нея. В писмените си бележки излага съображения, че нормата на чл.31, ал.3 ЗПРПМ е императивна, създадена в обществен интерес, и за приложението съдът следва да следи служебно. Поддържа, че на нищожността на договор за изключителна лицензия може да се позовава всеки, независимо дали е страна по договора или не, като е достатъчно да има различим интерес от прогласяването на нищожността. Твърди още, че въззивният съд погрешно приема наличие на законова празнота в уредбата на лицензионния договор и осъществява тълкуване в условията на аналогия на закона, въпреки липсата на предпоставки за допускане на подобно тълкуване и прилагане на неприложими към предмета на спорното правоотношение материалноправни норми – чл.188 ЗЗД и чл.293 ТЗ. Счита, че въззивният съд в нарушение на процесуалните норми се е произнесъл преюдициално по наличието на патентно правонарушение и неговите параметри, за което няма съдебна компетентност и въпреки направените възражения в хода на спора, приемайки погрешно като основание за всички материалноправни изводи наличие на идентичност между патентния обект и изделията на дружеството. Излага съображения за неправилност на изводите на въззивния съд за съществуването на сублицензия между „Динамо“ АД и касатора „Д. С“ АД въпреки липсата на насрещни изявления за това. Навежда и доводи за допуснати съществени процесуални нарушения поради противоречие на формираните изводи със събраните по делото доказателства, необсъждане на доказателствата в тяхната съвкупност и позоваване на неприети по делото доказателства, както и произнасяне по въпросите за наличие на сублицензия, въпреки че такива твърдения са направени едва във въззивната жалба. Сочи, че в нарушение на процесуалните правила въззивният съд е обявил за безспорни всички релевантни факти на несъществуващо правно основание. В тази връзка поддържа, че необосновано въззивният съд е приел за безспорен във въззивното производство факта на влагането на патентния обект в реализираното производство за САЩ и е игнорирал събраните доказателства – приетите по делото единична и тройна съдебно-технически /в мнозинството си/ експертизи, според които защитеното с патент № 66108 и полезен модел № 1036 изделие „безчетков алтернатор с клинообразни полюси” не е вложено в алтернатор „28V P450 3”. Моли обжалваното решение да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният от ищеца иск да бъде отхвърлен и бъде уважен предявеният от касатора насрещен иск, както и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответникът по касация Е.Н.П., представляван от адв. М. Б. и адв. Е. П., оспорва касационната жалба. Излага подробни съображения за неоснователност на довода на касатора за нищожност на сключения между страните договор за изключителна лицензия от 01.09.2009г. В тази връзка поддържа, че ако лицензодателят притежава права върху патента, които обаче е преотстъпил по начин, противопоставим на лицензополучателя /чрез сключен и вписан по-рано предходен договор/, липсва основание да се приеме, че този втори договор е нищожен, а по-скоро това обстоятелство би се приело като нарушение изпълнението на клауза, която забранява предоставяне на последваща лицензия от страна на лицензодателя на друго лице и би могло да се иска разваляне на договора със съответните последици от това. Сочи, че въззивният съд не е приел никое от релевантните за спора обстоятелства за безспорни и ненуждаещи се от доказване, а напротив – извършил е преценка на събраните доказателства относно влагането на изобретението в произведените и продадени от ответника изделия алтернатор „28V P450 3” с търговско наименование ДЕА 400/260К и е достигнал до извод, който съвпада напълно с фактическите изводи на първоинстанционния съд: че патентът е вложен в произвежданото и продавано изделие. Счита, че с оглед предмета на спора е без правно значение и не следва да се обсъжда обстоятелството относно степента, в която е използван патентът – дали съвпадението е пълно или има модификация, във връзка с което вещите лица имат различни заключения, като сочи, че според чл.1 от договора правото да се произвежда и ползва конкретното изделие е самостоятелен негов предмет, отделно от предоставянето на патентни права, като в договора авторството на ищеца по отношение на изделието е изрично признато. Поддържа, че с оглед установените по делото обстоятелства /учредяването непосредствено преди сключването на процесния договор на ответното дружество от лицензополучателя по предходния договор, като при създаването на дружеството и към момента на сключване на процесния договор и двете дружества са се представлявали от едни и същи лица/ изявлението, че се желае учредяване на изключителна лицензия в полза на дъщерното дружество съдържа имплицитно в себе си и изявлението, че се желае прекратяването, респ. – преотстъпването на правата по предходната такава от дружеството – майка. В тази връзка сочи, че при тези обстоятелства е налице правно валидна воля от „Динамо” АД предходният договор да се счита прекратен, респ. – правата по него преотстъпени на дъщерното му дружество – ответникът по делото. Счита, че макар изявлението да не е направено в писмена форма, съгласно чл.293, ал.3 ТЗ е недопустимо възражението на ответника за нищожност поради липса на форма. Поради това поддържа, че договорът от 30.04.2007г. е бил прекратен или че договорът от 01.09.2009г. по своята правна характеристика се явява договор за сублицензия, сключен по волята и със съгласието на изключителния лицензополучател. Излага и подробни съображения за неоснователност на насрещния иск, като твърди, че процесният договор между страните не е нищожен, а дори и да се приеме, че е такъв, с оглед характера му на договор с продължително изпълнение, развалянето му е възможно само за в бъдеще и за полученото възнаграждение до момента на развалянето, респ. до прогласяването на нищожността не може да намери приложение правилото на чл.55, ал.1, пр.3 ЗЗД. Поддържа още, според практиката на ВКС, когато престацията на едната от страните по нищожния договор е от такова естество, че не може да бъде върната, както е в случая, и резултатът ще се задържи от получилия го по нищожния договор, тогава вземането на изпълнилата задълженията си страна по договора следва да се реализира по правилата на неоснователното обогатяване за чужда сметка по чл.59 ЗЗД. Моли обжалваното решение да бъде оставено в сила и да му бъдат присъдени разноски.

С определение № 314 от 15.05.2020г., постановено по настоящото дело, е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК касационно обжалване на въззивното решение по следните материалноправни въпроси: „Явява ли се нищожен по смисъла на чл.26, ал.1 и ал.2 ЗЗД договор за изключителна лицензия на патентовано изобретение като такъв, сключен в нарушение на нормата на чл.31, ал.3 ЗПРПМ и като такъв с невъзможен предмет, в случаите, в които към момента на неговото сключване притежателят на патента вече е бил отстъпил на трето лице изключителна лицензия със същия предмет? Ако съобразно отговора на първия въпрос договорът се явява нищожен, то кой има право да се позовава на нищожността – всяко лице, което има правен интерес и черпи права от нея, или само лицензополучателят по първата изключителна лицензия?“.

Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото с оглед заявените касационни основания и съобразно правомощията си по чл.290, ал.2 ГПК, приема следното:

Въззивният съд е приел, че предявените от ищеца права са основани на сключения на 01.09.2009г. договор за лицензия, с който ищецът - като лицензодател от една страна, и въззиваемият ответник „Д. С“ АД - като лицензополучател от друга, е предоставил изключителна лицензия върху изобретение - безчетков алтернатор с ротор с клюнообразни полюси, защитено чрез регистрация на: полезен модел № 1036, заявен на 17.04.2007 г., с начална дата на закрила 16.04.2007 г., като публикацията за издаденото свидетелство за регистрация на полезен модел е публикувана в Официален бюлетин на Българското патентно ведомство № 3 от 31.03.2008г., и Патент с peг. № 66108, заявен на 16.04.2007 г. и с начална дата на закрила от 16.04.2007 г., като публикацията за издадения патент за изобретение е публикувана в Официален бюлетин на Българското патентно ведомство № 4 от 29.04.2011 г.. Посочил е, че ищецът се е позовал на чл. 16 от договора, съгласно който въззиваемото дружество като лицензополучател дължи възнаграждение в размер на 5 % от реализираната сума от продажната цена на всяка пратка продукти, произведени при използване на лицензията - „безчетков алтернатор с клюнообразни полюси, като възнаграждението следвало да бъде платено в срок до 15 дни от всяко постъпване при „Д. С АД на сума от продажна цена на продукта, във връзка с което дружеството се е задължило да предоставя на лицензодателя своевременна и актуална информация за реализираните продукти и постъпили суми. Констатирал е, че според твърденията на ищеца въззиваемият не е изпълнявал задълженията си по договора в периода от сключването му на 01.09.2009 г. до неговото прекратяване на 10.09.2013г., както и в предоставения му допълнителен 6 месечен срок след прекратяването на договора, считано от 22.10.2013г. до 22.04.2014г., като е направено признание, че за периода от 01.09.2009 г. до 31.03.2013г. ответникът е получил сума в размер на 441 920.54 лв. Въззивният съд е посочил, че ответникът е направил следните възражения: за нищожност на договора поради сключването му в нарушение на чл.31, ал.3, пр.2 ЗПРПМ; че в периода от 01.09.2009 г. до датата на завеждане на исковата молба е изплатил сумата от минимум 520 308 лева; че не е налице неизпълнение от негова страна на описаните в обстоятелствената част на исковата молба или на каквито и да било други задължения по лицензионен договор от 01.09.2009 г.; че в периода от 01.09.2009 г. до 27.05.2013 г. ищецът е приемал без каквито и да било възражения плащанията, извършвани в негова полза; в условията на евентуалност, на основание чл. 111, б. „в от ГПК е направил възражение за погасяване по давност на всички претендирани с исковата молба вземания за възнаграждения по договор от 01.09.2009г. и лихви за периода от претендираните с исковата молба начални периоди до 31.03.2012г. С оглед възражението за нищожност на договора въззиваемият ответник е предявил насрещен иск за полученото от въззивника по нищожния договор плащане в размер на общо 520 308 лв., чието връщане дължи, като ответникът претендира частично сумата от 52 030 лв., явяваща се платена без основание, ведно със законната лихва за забава считано от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.

Въззивният съд, за да постанови решението си, е обсъдил събраните по делото доказателства и направените от страните възражения. Счел е за неоснователно направеното в отговора възражение за нищожност на договора поради сключването му в нарушение на чл. 31, ал. 3, пр. 2 ЗПРПМ предвид обстоятелството, че ищецът вече е бил отстъпил правата върху обектите на индустриална собственост с договор от 30.04.2007 г. сключен с „Динамо АД, [населено място]. Приел е, че между страните е сключен на 01.09.2009г. в изискуемата от чл. 587, ал. 2 ТЗ писмена форма договор за лицензия с лицензодател – въззивникът, който е и притежател на патента. Посочил е, че в чл. 590 ТЗ и чл. 31, ал.4 ЗПРПМ е предвидено вписване в регистър на Патентното ведомство, при липсата на което договорът е действителен, но е непротивопоставим на трети лица, както и че правната закрила се състои в изключителното право на изобретението или полезния модел, което включва право на използване, на разпореждане с патента и забрана към трети лица да го ползват без съгласие на патентопритежателя. От съдържанието на патентното право – чл. 19 ЗПРПМ, въззивният съд е извел и правомощията: право на произвеждане с търговска цел на материални обекти, в които изобретението или полезния модел са вложени, право на използване с цел извличане на доходи, както и право да се търгува с изделията, които материализират патентования обект. Посочил е, че упражняването на правата от патентопритежателя обичайно не се извършва лично, а чрез трети лица, с които той е сключил договор за лицензия. Посочил е още, че изключителната лицензия е абсолютно право, което обременява патентното право, чрез ограничаването в чл. 31, ал. 3, пр. 2 ЗПРПМ на патентопритежателя да учредява лицензия в полза на други лица, както и да ползва лицензирания обект, но е приел, че за разлика от патентопритежателя, след предоставяне на изключителна лицензия лицензополучателят има право да учредява „сублицензии“ с договор – също в изискуемата от 587, ал.2 ТЗ писмена форма. Изложил е съображения, че на изключителното патентно право съответства задължението, отправено до всички трети лица, да се въздържат от действия, които пречат на осъществяване на съдържанието на патентното право, като неизпълнението на тези задължения се третира от ЗПРПМ като нарушения на патентното право. В тази връзка е посочил, че при нарушаване на правата на неговите носители – патентопритежател и лицензополучател по договор за лицензия, е предоставена възможността по чл. 28 във вр. с чл. 27 ЗПРПМ за защита, в зависимост от степента на засягане на техните интереси: да потърсят закрила чрез установителен иск за факта на нарушението; чрез иск за обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи; чрез иск за преустановяване от нарушителя на действия, нарушаващи патентни права. Достигнал е до извод, че така очертаната от закона правна закрила на патента и лицензията не е предоставена на трети лица, сключили договор в нарушение на патента или лицензията, като техните права не са противопоставими на лицензодателя, който би могъл да бъде както самият притежател на патента, така и притежателят на изключителна лицензия по сключен в писмена форма и вписан съгласно чл. 587, ал. 2 ТЗ и чл. 31, ал. 4 ЗПРПМ договор за „сублицензия“. С оглед на това е приел, че кръгът на лицата, спрямо които са непротивопоставими правата на трети лица по последващ договор за лицензия, се изчерпва с патентопритежателя и притежателя на изключителна лицензия и, доколкото последните не са упражнили правата си на закрила, очертана с правомощията по чл. 28, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 2 ЗПРПМ, или с поведението си не са се противопоставили на ползването на патента, считайки го за нарушение, последващият договор е валиден и обвързва страните по него. Въззивният съд се е позовал на приетото в теорията (М. П.; С. – Р, 2000, стр. 190), че по посочените характеристики договорът за изключителна лицензия е съпоставим с договора за продажба, поради което „при липсата на специални разпоредби за лицензионния договор, оправдано и съответстващо на морала е аналогичното приложение на разпоредбите при съдебно отстранение – чл. 188 и сл. ЗЗД и чл. 193 и сл. ЗЗД при продажбата към лицензионния договор.“ По тези съображения е достигнал до извод, че ако действително предоставената със сключения между страните договор от 01.09.2009г. лицензия не е валидно учредена, то това възражение е противопоставимо на всяко трето лице, вкл. лицензодателя, само от получателя на лицензията по вписания предходен договор от 30.04.2007г. за изключителна лицензия, но не и от други лица. Заключил е, че процесният договор за лицензия от 01.09.2009г. в отношенията с всяко друго лице е валиден и не е нищожен само с оглед сключването му в нарушение на чл. 31, ал. 3, пр. 2 ЗПРПМ, тъй като тази забрана е установена в защита на правата на притежателя на изключителната лицензия, ако действително ги упражнява, но не и в защита на трети лица.

Въззивният съд е приел, че по аналогия с разпоредбата на чл. 188 ЗЗД лицензодателят по последващия договор за лицензия отговаря, ако друго лице има противопоставимо по отношение на патентния обект право на лицензия спрямо лицензополучателя, но не и ако последният е знаел за това. Счел е, че настоящият случай е такъв, тъй като въззиваемият - лицензополучател по договора от 01.09.2009г., е знаел за правата на третото лице, не само с оглед вписването на договора за лицензия от 30.04.2007г., но и с оглед обстоятелството, че това трето лице - притежател на изключителната лицензия по договора от 30.04.2007г. – „Динамо“ АД, е собственик на капитала на „Д. С“ АД, като волеизявлението за сключването му е отправено от същите лица, явяващи се представители и на „Динамо“ АД.

Въззивният съд е приел още, че с оглед поведението на лицензополучателя – произвел и вложил патентния обект в свое производство, от което е реализирал доходи съгласно заключението на в.л. Т. Й., за което е извършвал плащания на лицензодателя до 31.03.2013г., не може да се направи извод, че поради липсата на сключен писмен договор е считал, че упражнява правата без съгласието на притежателя на изключителната лицензия - собственик на капитала му. Посочил е, че наличието на съгласие от последния под формата на „сублицензия“ е несъмнено и не може да се оспорва от въззиваемия само с оглед липсата на изискуема от закона писмена форма за действителност, като с оглед характера на договора на абсолютна търговска сделка е приложил чл. 293, ал. 3 ТЗ, съгласно който търговецът не може да се позовава на недействителност само поради липсата на писмена форма. В тази връзка е съобразил, че в продължение на близо четири години, при това с изричното съгласие на патентопритежателя и без противопоставянето на притежателя на лицензия по предходния договор от 30.04.2007г., въззиваемият е упражнявал правата по предоставената лицензия със знанието и без противопоставянето от страна на „Динамо“ АД. Поради това и по аргумент от чл. 26, ал. 1 т. 1 ЗПРПМ е счел, че не намира опора в закона възражението на въззиваемия, че с оглед публикуването на документацията на сайта на патентното ведомство е могъл и я е ползвал без съгласието на патентопритежателя и притежателя на изключителната лицензия.

Въззивният съд е приел, че с оглед действителността на договора, включително след прекратяването му, въззиваемият като лицензополучател дължи възнаграждение на лицензодателя за учреденото със съгласието на притежателя на изключителната лицензия право на ползване на патентния обект, тъй като поради продължаване ползването на патента въпреки противопоставянето на лицензодателя, по аналогия и при липсата на специална разпоредба, следва да намери приложение правилото на чл. 238, ал. 2 ЗЗД, съгласно което ползвателят на лицензията трябва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения договор.

Въззивният съд е счел за неоснователно и възражението за погасяване на задълженията по давност поради изтичане на срока по чл. 111, б. „в“ ЗЗД. Приел е, че договорът за лицензия е типичен договор за продължително, а не за периодично изпълнение и на двете насрещни престации, поради което е приложим общият 5 – годишен срок на погасителна давност. Приел е, че следва да се считат погасени задълженията преди 31.03.2010г., които обаче са погасени не по давност, а чрез изпълнение по правилата на чл. 76 ЗЗД – чрез плащане.

Поради основателността на главния иск въззивният съд е счел за основателна и претенцията за обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение в размер на мораторната лихва – установена със заключението на вещото лице, надвишаваща размера, за който е предявена - 75 900.43 лв., с оглед допуснатото изменение, чрез увеличаване на предявения иск.

С оглед извода за неоснователност на възражението за нищожност, въззивният съд е приел за неоснователен насрещния иск с правно основание чл. 55, ал.1 от ЗЗД, предявен до размера от 52 030 лв., като част от общо 520 308.27 лв. За пълнота е посочил, че правилото на чл. 34 ЗЗД е установено в съответствие с принципа за неоснователно обогатяване, поради което и с оглед характерните престации в случая полученото от лицензодателя не подлежи на връщане именно с оглед съблюдаване принципа на неоснователно разместване на права и блага в имуществения патримониум на страните.

По поставените материалноправни въпроси:

Съгласно чл.587 ТЗ и чл.31, ал.1 ЗПРПМ с договора за лицензия лице, което притежава изключително право върху изобретение или полезен модел или е подало искане за издаване на патент и очаква да придобие такова право, учредява и отстъпва на друго лице – лицензополучател, правото да го използва. По силата на договора за двете страни възникват насрещни задължения, като лицензодателят е длъжен да предостави право на използване върху обекта на договора, да поддържа правната закрила на патентования обект или да поддържа заявката, ако обектът е заявено изобретение или полезен модел, да предостави техническа документация и други помощни материали, необходими за използване на обекта, да представи защита срещу претенции на трети лица и др., а лицензополучателят се задължава да заплаща лицензионно възнаграждение, да не разгласява сведенията за патентованото изобретение или полезен модел, да преустанови използването на обекта след прекратяване на договора и др.

Съгласно чл.31, ал.4 ЗПРПМ и чл.590 ТЗ лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в регистъра на ПВ.Стелно вписването на договора няма конститутивно действие, а е от значение за противопоставимостта му на лица, придобили право върху същия обект.

Лицензията може да бъде изключителна или неизключителна, като съгласно чл.31, ал.3 ЗПРПМ изключителната лицензия трябва да се уговори изрично. Лицензодателят по договор за изключителна лицензия има право да използва обекта само ако това е изрично уговорено в договора и няма право да отстъпва права за ползването му на други лица. Следователно правото на лицензополучателя на изключителна лицензия обременява патентното право, като го ограничава по съдържание, лишавайки притежателя му от правото да използва обекта и да отстъпва права за ползването му на трети лица. При нарушаване на правото му, според чл.27, ал.3 вр. чл.19 ЗПРПМ лицензопритежателят на изключителна лицензия може да предяви самостоятелно иск срещу всеки нарушител.

ТЗ и ЗПРПМ не уреждат изрично последиците от неизпълнението на предвиденото в чл.31, ал.3, изр. второ ЗПРПМ задължение на лицензодателя по договор за изключителна лицензия да не предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Нарушаването на конкретна нормативна разпоредба при сключването на договор има такива правни последици, каквито са предвидени в закона изрично или мълчаливо. Когато последица от сключването на такъв договор е неговата недействителност в някоя от проявните форми – нищожност, унищожаемост, относителна или висяща недействителност, това е предвидено в закона. В противен случай последиците от нарушаването на закона при сключването на договора са отговорност за вреди и евентуално неговото отменяване, разваляне или прекратяване /в този смисъл решение № 93 от 06.04.2012г. по гр.д. № 1548/2010г. на ВКС, ГК, IV г.о./. Съгласно чл.26, ал.1 ЗЗД са нищожни договорите, които противоречат на закона. Изрично предвидената в закона нищожност на договор е налице при нарушаване на предписанията на императивна правна норма, създадена в защита на обществения интерес, поради което чрез така уредената последица от нарушението се цели защита на обществения интерес.

При сключване от лицензодателя по такъв договор на последващ договор със същия предмет в нарушение на чл.31, ал.3, изр.второ ЗПРПМ е налице неизпълнение от негова страна, увреждащо интереса на насрещната страна - лицензополучателя по първия договор за изключителна лицензия. Последиците от това нарушение на закона, които се извеждат от разпоредбите на чл.31, ал.4 и чл.27, ал.3 ЗПРПМ, са непротивопоставимост на сключения последващ договор по отношение на лицензополучателя на изключителната лицензия, когато първият договор за изключителна лицензия е вписан в регистъра на ПВ, и възможност на този лицензополучател да се защити по исков ред срещу нарушението на правото му. Вписването на договора за лицензия не е предвидено като елемент от фактическия му състав, а е предоставено на преценката на лицензодателя, с оглед противопоставимостта му на трети лица, поради което, ако договорът не е вписан, той ще бъде противопоставим единствено на лицензодателя, но не и на трети лица, придобили права по силата на последващ лицензионен договор. При съобразяване на съдържащата се в ЗПРПМ уредба на договора за лицензия, характера на забраната по чл.31, ал.3, изр.второ ЗПРПМ на такава, предвидена за защита на интереса на лицензополучателя на изключителна лицензия, и липсата на норма, предвиждаща като последица от нарушаване на тази забрана нищожност на сключения последващ договор за лицензия, следва да се приеме, че такъв договор не е нищожен на основание чл.26, ал.1 ЗЗД поради противоречие със закона.

Последващ лицензионен договор, сключен в нарушение на чл.31, ал.3, изр.2 ЗПРПМ, не е нищожен и поради невъзможен предмет. Съгласно разяснението, дадено в мотивите на Тълкувателно решение № 3/2014 г. по тълк. дело № 3/2014 г. на ОСГК, невъзможен предмет на сделката е налице тогава, когато към момента на постигане на съгласието предметът е фактически или правно невъзможен. Фактическата невъзможност на предмета означава, че той не съществува в реалната действителност при сключване на сделката и не може да възникне според природните закони и с оглед нивото на развитие на науката, техниката и технологиите към момента на сделката, както и ако предметът е индивидуално определена вещ и тя е погинала преди постигане на съгласието, а правната невъзможност на предмета означава, че за неговото възникване или за разпореждането с него съществува непреодолима правна пречка, която може да се изразява в нормативно уредени забрани за извършване на сделката или ограничения за обособяването на обекта. С договора за лицензия се отстъпва възмездно на лицензополучателя учредено от притежателя на патента право на използване на изобретението, а не се прехвърля право, принадлежащо на лицензодателя. Следователно в хипотезата на сключен в нарушение на чл.31, ал.3, изр.второ ЗПРПМ последващ договор за изключителна лицензия не е налице невъзможен предмет – предметът на престацията на лицензополучателя не е нито несъществуващ, нито e налице нормативна забрана същият да бъде предмет на правна сделка, доколкото правото за използване на изобретението е принципно прехвърлимо.

По изложените съображения настоящият състав намира, че не се явява нищожен по смисъла на чл.26, ал.1 и ал.2 ЗЗД договор за изключителна лицензия на патентовано изобретение като такъв, сключен в нарушение на нормата на чл.31, ал.3, изр.2 ЗПРПМ и като такъв с невъзможен предмет, в случаите, в които към момента на неговото сключване притежателят на патента вече е бил отстъпил на трето лице изключителна лицензия със същия предмет. С оглед този отговор, не следва да се дава отговор на втория материалноправен въпрос.

По основателността на касационната жалба:

От събраните по делото доказателства се установи, че на 30.04.2007г. между ищеца Е. П., като лицензодател, и „Динамо” АД, като лицензополучател, е бил сключен договор за изключителна лицензия за използване на следното изобретение: „безчетков алтернатор с клюнообразни полюси”, за което е подадена заявка за патентоване в ПВ на РБ с вх. № 11098856 от 16.04.2007г. и Заявление за регистрация на полезен модел по чл.75б ЗПРПМ с вх. № 1302 от 17.04.2007г. „безчетков алтернатор с клюнообразни полюси“, както и конкретно разработеното от лицензодателя изделие на безчетков алтернатор с клюнообразни полюси – DEA 400/260К за производство и продажби. Договорът е вписан съгласно публикация в Официалния бюлетин на ПВ бр. 10/13г. На 28.11.2013г. в Държавния регистър на патентите е вписано прекратяването на този договор, считано от 24.10.2013г., за което публикация е направена в Официалния бюлетин брой №12/13г. В чл.5 от сключения договор страните са посочили, че лицензополучателят е създал промишлен дизайн на изделието „безчетков алтернатор с клюнообразни полюси“, върху който лицензополучателят има всички права съобразно ЗПД (ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН), както и че е създал наименованието DEA 400/260К, с което е обозначен „Безчетковия алтернатор с клюнообразни полюси”, върху който има всички права съобразно ЗМГО и има право да регистрира това наименование като търговска марка.

Установява се още, че на 16.07.2009г. е вписано учредяването на ответното дружество „Д. С” ЕАД /сега АД/ с едноличен собственик на капитала „Динамо” АД, като към този момент членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор на двете дружества са едни и същи лица. Видно от учредителния акт, недвижимо и движимо имущество за производствена дейност, собственост на „Динамо” АД, е апортирано в капитала на „Д. С” ЕАД.

На 01.09.2009г. между ищеца Е. П. – като лицензодател, и „Д. С” АД, като лицензополучател, е сключен договор за изключителна лицензия с предмет, идентичен на предмета на договора от 30.04.2007г. - за ползването на изобретението „безчетков алтернатор с клюнообразни полюси“, за което е подадена заявка за патентоване в ПВ на РБ с вх. № 1098856/16.04.2007г. и заявление за регистрация на полезен модел с вх. № 1302/17.04.2007г. „безчетков алтернатор с клюнообразни полюси“, както и конкретно разработеното от лицензодателя изделие на безчетков алтернатор с клюнообразни полюси – DEA 400/260К за производство и продажби. В чл. 5 е посочено, че лицензополучателят е създал промишлен дизайн на изделието „безчетков алтернатор с клюнообразни полюси“, върху който лицензополучателят има всички права съобразно ЗПД (ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН), както и че е създал наименованието DEA 400/260К, с което е обозначен „Безчетковия алтернатор с клюнообразни полюси”, върху който има всички права съобразно ЗМГО и има право да регистрира това наименование като търговска марка. Този договор не е вписан в регистъра на ПВ.

Въз основа на посочените обстоятелства в допълнителната искова молба, в отговор на направеното от ответника възражение за нищожност на сключения между страните лицензионен договор от 01.09.2009г., ищецът е изложил твърдение за настъпило прекратяване на първия договор за изключителна лицензия от 30.04.2007г., сключен с „Динамо” АД, като е поддържал правния довод, че този договор е прекратен по право поради невъзможност за изпълнението му от лицензополучателя. Във въззивната жалба въз основа на тези твърдения е наведен правен довод за настъпило по взаимно съгласие на страните прекратяване на договора от 30.04.2007г. Следователно твърденията, от които ищецът е извел довода си за прекратяване на първия лицензионен договор, са въведени своевременно в процеса и следва да бъдат обсъдени, като задължение на съда е въз основа на тях да формира правни изводи по отношение на правнорелевантните факти.

Настоящият състав, при съобразяване на твърденията на ищеца и обсъдените по-горе доказателства в тяхната връзка, намира, че към момента на сключването на договора от 01.09.2009г. за изключителна лицензия предходният договор от 30.04.2007г. със същия предмет е бил прекратен по общо съгласие на страните по него, като волята на страните за прекратяване на договора е обективирана в обсъдените по-горе писмени доказателства. Установи се, че лицензополучателят на изключителна лицензия по първия договор е учредил свое дъщерно дружество, апортирал е в капитала му недвижимото и движимо имущество, необходимо за производството на изделието, предмет на договора, като впоследствие е сключен и процесният договор за изключителна лицензия, при който новият лицензополучател е бил представляван от същото лице, което е представител на първия лицензополучател. В тази връзка настоящият състав съобразява, че липсват доказателства след сключването на втория договор първият договор за изключителна лицензия да е бил изпълняван, като видно от представените с допълнителната искова молба сметки за изплатени суми и служебни бележки към тях, лицензионно възнаграждение е било изплащано от „Д. С” АД на основание лицензионния договор от 01.09.2009г. При съобразяване на клаузите на чл.5 от двата договора, които са с идентично съдържание, е видно, че правата върху „промишлен дизайн” на „Безчетков алтернатор с клюнообразни полюси” и върху наименованието DEA 400/260К, с което е обозначен „Безчетковия алтернатор с клюнообразни полюси”, са преминали върху „Д. С” АД – лицензополучател по втория договор. Въз основа на тези обстоятелства следва да се направи извод, че волята на страните по договора от 03.07.2007г. е била същият да бъде прекратен, а правото на използване на изобретението, предмет на патента, да бъде предоставено на ответника със сключения на 01.09.2009г. договор за изключителна лицензия. Действително лицензополучателите по двата договора са самостоятелни правни субекти, но волята на „Динамо” АД за прекратяване на първия лицензионен договор е изявена чрез органните му представители, които в това си качество са предприели действия за учредяване на ново дружество и прехвърляне на активите, необходими за изпълнение на лицензионния договор, а впоследствие в качеството си на представители на новоучреденото дружество са сключили и процесния договор за изключителна лицензия с идентичен предмет. Неоснователен е доводът на ответника за лишаване от права на органите на управление на „Динамо” АД, тъй като, от една страна, такова произнасяне от съда по несъстоятелността не е било налице към момента на сключване на лицензионния договор от 01.09.2009г., а от друга страна, волята на първия лицензополучател „Динамо” АД за прекратяване на сключения с него договор за изключителна лицензия е била имплицитно изразена още преди сключване на втория договор за изключителна лицензия с учреденото от него дъщерно дружество. Волята на страните по договора от 30.04.2007г. е обективирана в обсъдените по-горе писмени доказателства, но дори и да се приеме, че не е спазена писмената форма за прекратяване на договора, съгласно чл.293, ал.3 вр. ал.2 ТЗ страните по него не могат да се позовават на нищожност, тъй като от поведението им може да се заключи, че не са оспорвали действителността на прекратяването. Без значение за настъпване на прекратяването на посочения договор е и липсата на своевременно вписване на това обстоятелство в регистъра на ПВ, тъй като съгласно чл.31, ал.4 ЗПРПМ и чл.590, изр.2 ТЗ вписването няма конститутивно действие, а е от значение единствено за противопоставимостта му на трети лица.

Не следва различен извод от представената от ищеца нотариална покана от 18.10.2013г., с която ищецът като лизингодател е отправил до „Динамо” АД изявление за прекратяване на договора от 30.04.2007г. поради неизпълнението му, считано от 18.01.2010г., въз основа на която е вписано и прекратяването на договора в регистъра на ПВ, както и от предявяването от „Д. С” АД в производството по несъстоятелност на „Динамо” АД на вземане за заплатено за сметка на последното лицензионно възнаграждение. От една страна, тези изявления и действия на страните по делото са последващи предходно изявената воля за прекратяване на договора от 30.07.2007г., поради което не могат да рефлектират върху настъпилите от тях правни последици. От друга страна, действията и изявленията на ответника „Д. С” АД, който не е страна по лицензионния договор от 30.04.2007г., са без значение за преценката дали същият е бил прекратен по съгласие на страните по него. На трето място, тези обстоятелства следва да бъдат ценени в съвкупност с всички останали доказателства по делото, от които се установява волята на ищеца и на „Динамо” АД за прекратяване на посочения договор и предоставяне на правата, които са били негов предмет, на ответника „Д. С” АД с процесния договор от 01.09.2009г.

По изложените съображения настоящият състав намира, че между страните е възникнало валидно правоотношение по договор за изключителна лицензия, сключен на 01.09.2009г. Договорът е изпълнен от ищеца, като ответникът е използвал изобретението, произвеждайки изделието на безчетков алтернатор с клюнообразни полюси – DEA 400/260К. За да достигне до този извод, съдът взема предвид, че с договора е предоставено на ответника правото да ползва изобретението „безчетков алтернатор с клюнообразни полюси“, както и конкретно разработеното от лицензодателя изделие на безчетков алтернатор с клюнообразни полюси – DEA 400/260К, като от заключението на СИЕ се установява, че през периода от 01.09.2009г. до 22.04.2014г. е осъществен износ от ответника на това изделие в размер на 11 743 146,50 щатски долара. Ответникът е заплатил на ищеца лицензионно възнаграждение на основание сключения между тях лицензионен договор в размер на 520 308,27 лева и в кореспонденцията между страните, както и в отговора на исковата молба не е излагал твърдения, че в производството на посоченото изделие не е вложено изобретението, предмет на патента на ищеца, а е твърдял, че е изпълнил задължението си за заплащане на лицензионно възнаграждение. С оглед на това настоящият състав намира, че такива твърдения не са своевременно релевирани и не следва да се обсъждат.

От заключението на СИЕ се установява, че с оглед осъществения от ответника износ на посоченото изделие през исковия период, размерът на лицензионно възнаграждение за периода възлиза на 859 521,55 лева, поради което дължимият остатък от уговореното лицензионно възнаграждение е в размер на 339 213,28 лева. Според заключението на експертизата размерът на законната лихва върху лицензионното възнаграждение, считано от неговата изискуемост до завеждане на исковата молба, възлиза на 102 428,24 лева. Поради това предявените от ищеца частичен иск за заплащане на лицензионно възнаграждение в размер на 100 000 лева и иск за заплащане на обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва в размер на 75 900,43 са основателни и следва да бъдат уважени.

По изложените съображения настоящият състав намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила.

При този изход на делото на ответника по касация следва да бъдат присъдени направените в настоящата инстанция разноски в размер на 10 115 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, на основание чл.293, ал.1 ГПК

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 96 от 23.11.2018г. по в.т.д. № 207/2018г. на Бургаски апелативен съд.

ОСЪЖДА „Д. С” АД, ЕИК[ЕИК] да заплати на Е.Н.П., ЕГН [ЕГН] сумата 10 115 лева /десет хиляди сто и петнадесет лева/ - разноски за касационната инстанция.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: